La STS (Sala 1ª), número 180/2026, de 10 de febrero de 2026 (Roj: STS 427/2026 – ECLI:ES:TS:2026:427) vuelve a pronunciarse sobre la aplicación del artículo 43.5 de la Ley de Marcas (LM). Cabe recordar que, según este precepto:
“El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores”.
La sentencia de apelación había estimado la acción declarativa de la infracción de la marca de la demandante, pero desestimando la pretensión indemnizatoria acumulada a su demanda al entender que:
“Es patente la dificultad que entraña el hallazgo de la cifra de negocios obtenida por la demandada con el servicio ilícitamente marcado, toda vez que se trata de una funcionalidad inserta en un videojuego y resulta imprescindible conocer cuál es la parte del precio de videojuego atribuible precisamente a tal funcionalidad, ello además de que sería imprescindible conocer la cifra de ventas totales del propio videojuego. Pese a ello, sorprende la total pasividad observada en relación con este particular por la parte demandante, quien se ha abstenido de adoptar en el proceso la menor iniciativa (examen documental, prueba pericial, etc..) tendente [a] despejar dicha incógnita o, al menos, a proporcionar aquellas bases a partir de la[s] cuales la eventual cuantificación en fase de ejecución de sentencia no pasase de la realización de una mera operación aritmética como requiere el art. 219 de la L.E.C.”.
La actora impugna el pronunciamiento mediante los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, al entender vulnerados los artículos 219.3 de la LEC y 43.5 de la LM. El Tribunal Supremo le da la razón y casa la sentencia recurrida, disponiendo añadir a los pronunciamientos condenatorios el “consistente en condenar a la demandada a pagar a los demandantes el 1% de la cifra de negocios realizada por la demandada con los productos ilícitamente marcados”.
La sentencia comentada justifica la casación de la sentencia recurrida en este razonamiento:
i) “Los demandantes solicitaron expresamente la condena a la demandada al pago de la indemnización de los daños y perjuicios causados a la demandante como consecuencia de la infracción de sus marcas y, como último criterio indemnizatorio para fijar dicha indemnización, solicitaron que «se aplique el criterio del 1% de la facturación que sin prueba garantiza el art. 43.5. en caso de infracción”.
ii) “No concurren las circunstancias excepcionales en las que esta sala ha declarado la improcedencia de aplicar dicho criterio indemnizatorio cuando no ha existido daño”.
iii) “Que en el proceso no se haya determinado cuál sea el importe de esa indemnización ni las bases de su cálculo (más allá de la base prevista expresamente en la norma, que es «la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados», cuya definición legal se encuentra en el art. 35.2.II del Código de Comercio y en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, a la que ha de aplicarse el porcentaje del 1% previsto en la norma) no puede impedir que en la sentencia se contenga la condena genérica al pago de ese porcentaje de la cifra de negocios sin determinación de cuál sea su cuantía exacta, y que, como se solicita expresamente en el recurso, los demandantes puedan promover un litigio posterior para el cálculo de la indemnización”.
La sentencia comentada recuerda, en definitiva, que la regla del artículo 43.5 de la LM tiene por finalidad “evitar que la falta de prueba prive al titular de la marca infringida de una compensación económica” y la conclusión a la que llega la sentencia recurrida no es acorde con esta finalidad de la norma.
Carlos Sánchez Aguirre
